Marcas salvajes e indómitas: el Protocolo de Madrid otorga el derecho de prioridad a partir de la fecha de uso constructivo | McDermott Voluntad y esmeril

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Al abordar por primera vez la cuestión de la exigibilidad de un derecho de prioridad en una marca otorgada de conformidad con el Protocolo de Madrid cuando el uso real del registrante en el comercio comenzó después del uso supuestamente infractor, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. El protocolo otorga prioridad a partir de la fecha de uso implícito, pero para prevalecer sobre una acción de infracción basada en ese derecho superior de prioridad, el registrante aún debe establecer el requisito de probabilidad de confusión en virtud de la Ley Lanham. Lodestar Anstalt c. Bacardi & Co.Caso No. 19-55864 (9th Cir. 21 de abril de 2022) (Baldock, Berzon, collinsJ. J.)

Según el Protocolo de Madrid, los solicitantes con marcas registradas en otro país pueden obtener una “extensión de protección” (generalmente equivalente al registro de marca) en los Estados Unidos sin necesidad de utilizar primero la marca en el comercio estadounidense. En cambio, la subvención puede basarse en la declaración de un solicitante de De buena fe intención de usar su marca en los Estados Unidos.

En 2000 y 2001, la empresa Lodestar, con sede en Lichtenstein, desarrolló una marca de whisky irlandés llamada «The Wild Geese», que se comercializó en los EE. UU. como «The Wild Geese Soldiers & Heroes». Alrededor de 2008 y 2009, Lodestar desarrolló la idea de las marcas denominativas «Untamed», y en 2009 la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) de EE. Marcas de palabras «indómitas». La PTO publicó las marcas para la oposición y luego otorgó las extensiones de protección en 2011. En 2013, Lodestar desarrolló un ron bajo la marca The Wild Geese Soldiers and Heroes que usaba la marca Untamed en la etiqueta. El ron se mostró en la feria comercial Rum Renaissance Trade Show de abril de 2013 en Florida, donde los consumidores probaron el ron. El ron también apareció en anuncios impresos asociados con la feria comercial. Pero en junio de 2013, Lodestar había “decidido aparcar el proyecto de ron estadounidense como [it was] obteniendo mejores retornos en otros mercados.”

En 2012, Bacardi comenzó a desarrollar la campaña publicitaria “Bacardi Untameable”. Antes de lanzar la campaña, Bacardí realizó una búsqueda de autorización de marcas registradas que arrojó las marcas registradas «Untamed» de Lodestar. De 2013 a 2017, Bacardi llevó a cabo su campaña “Bacardi Untameable”. En respuesta, Lodestar comenzó a promocionar un producto entonces inexistente, «Untamed Revolutionary Rum», en un esfuerzo «para complementar el Wild Geese Rum y también para combatir los intentos de Bacardí de apoderarse de nuestra marca Untamed». En enero de 2015, se vendió el primer ron Untamed Revolutionary a minoristas estadounidenses. En agosto de 2016, Lodestar demandó a Bacardí por infracción de marca registrada, argumentando una lesión basada en confusión inversa, así como reclamos asociados por competencia desleal. El tribunal de distrito concedió sentencia sumaria a favor de Bacardí. Lodestar apeló.

El Noveno Circuito encontró que el tribunal de distrito se equivocó en la cuestión fundamental de si Lodestar’s Revolutionary Rum debería ser considerado en el análisis de probabilidad de confusión. El tribunal de distrito determinó que los productos relevantes eran los que existían antes del lanzamiento de la campaña de Bacardí (excluyendo el Ron Revolucionario creado más tarde). El Tribunal consideró que esa conclusión era errónea porque el post-2013 de Lodestar De buena fe El uso de la marca denominativa Untamed, junto con su anterior fecha de «uso implícito» prevista en el Protocolo de Madrid, otorgó a Lodestar una prioridad de derechos que se remonta a 2009. El Tribunal explicó que esta conclusión se derivaba del Título XII de la Ley Lanham, que se añadió por el Congreso para implementar el Protocolo de Madrid.

El Noveno Circuito encontró que si bien una regla temporal categórica era errónea, en última instancia era apropiado excluir el Ron Revolucionario del análisis de probabilidad de confusión sobre la base de que “la Ley Lanham generalmente limita los derechos de marca exigibles a De buena fe usos que reflejen esfuerzos comerciales genuinos en lugar de simplemente esfuerzos para conservar los derechos sobre una marca”. Debido a que los esfuerzos de Lodestar con Revolutionary Rum no reflejaron un esfuerzo o intención continuos más allá del uso simbólico simplemente para reservar los derechos de la marca y no establecieron una actividad de ventas que reflejara «propósitos comerciales genuinos», el Tribunal consideró que su exclusión era adecuada.

El Noveno Circuito confirmó el fallo de que los reclamos de Lodestar en virtud de la Ley Lanham fracasaron como cuestión de derecho porque el expediente confirmó que ningún investigador de hechos razonable pudo encontrar que la confusión era «probable», no simplemente «posible».

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