La Corte Suprema de Australia ha emitido su muy esperada decisión en Taylor v Killer Queen LLC [2026] HCA 5, poniendo fin a una batalla de marca registrada de una década entre la estrella del pop estadounidense Katy Perry (nacida Katheryn Hudson) y la diseñadora de moda australiana Katie Taylor (nacida Katie Perry).
La decisión de la Corte Suprema, más allá de acaparar titulares debido a la naturaleza desigual de la disputa, aclara el funcionamiento de la reputación, la confusión y la cancelación de marcas registradas bajo la Trade Marks Act 1995 (Cth) (Ley).
Antecedentes
Como informamos sobre la decisión del juicio aquí, el Juez Markovic determinó en el juicio en Taylor v Killer Queen, LLC (No 5) [2023] FCA 364 que Hudson y sus compañías asociadas (Katy Perry Parties) infringieron la marca registrada de Taylor para KATIE PERRY en la clase 25 (Taylor Mark) al vender mercancía de ropa en Australia con la marca del nombre artístico de Katy Perry.
En apelación en Killer Queen LLC v Taylor (2024) 306 FCR 199 (como se informó aquí), el Tribunal Federal completo ordenó que la marca Taylor fuera cancelada basándose en que el uso continuo de la marca Taylor probablemente resultaría en engaño o confusión al consumidor, y por lo tanto, Hudson y sus compañías asociadas no podrían estar infringiendo la marca Taylor. Es relevante destacar que el Tribunal Federal completo dictaminó que la reputación de Hudson en su nombre artístico era reputación en su nombre como marca registrada, y que esto se extendía a la ropa basándose en la práctica común de las estrellas del pop de vender mercancía de marca y lanzar sus propias líneas de ropa. El Tribunal Federal completo también declinó ejercer su discreción para mantener el registro dado que Taylor era consciente de la importante reputación internacional de Hudson en el momento de la presentación de la marca Taylor.
La mayoría de la Corte Suprema (Steward, Gleeson y Jagot J, en fallos separados) ahora ha revocado la decisión del Tribunal Federal completo y restablecido la decisión del Juez Markovic, ordenando que se mantenga el registro de la marca Taylor. Fundamentalmente, la mayoría determinó que, a pesar del estatus de celebridad y la fama internacional de Hudson, esto no se extendía a una reputación en Australia específicamente para ropa en el momento en que se presentó la marca Taylor. De la reversión de la Corte Suprema de la cancelación de la marca Taylor se desprende que la marca había sido infringida por las Katy Perry Parties (excluyendo a la propia Hudson, que se estableció en una decisión anterior que podía confiar en la defensa de “nombre propio”) a través de la venta de mercancía con la marca KATY PERRY.
Puntos de Derecho en Apelación
La apelación se centró en tres preguntas clave:
1. Sección 88(2)(a)/Sección 60: Si, debido a la reputación de Hudson en su marca KATY PERRY en Australia antes de la fecha de prioridad de la marca Taylor (29 de septiembre de 2008), el uso de la marca Taylor en ropa probablemente habría engañado o confundido a los consumidores, y como tal, la marca Taylor debería ser cancelada en virtud de la Sección 88(2)(a) de la Ley (leída junto con la Sección 60 de la Ley).
2. Sección 88(2)(c): Si, debido a la reputación de Hudson en su marca KATY PERRY en Australia a la fecha de presentación de la rectificación de la marca Taylor (20 de diciembre de 2019), el uso de la marca Taylor en ropa probablemente engañaría o confundiría a los consumidores teniendo en cuenta las “circunstancias que se aplican en ese momento”, y como tal, la marca Taylor debería ser cancelada en virtud de la Sección 88(2)(c) de la Ley.
3. Sección 89: Si tiene éxito en establecer alguno de los motivos de la Sección 88(2) anteriores, si el tribunal tiene derecho a ejercer su discreción para no emitir una orden de rectificación en virtud de la Sección 89 de la Ley.
Decisión
La mayoría de la Corte Suprema determinó que la marca Taylor no debe ser cancelada, basándose en los siguientes hallazgos clave:
Si bien Hudson había adquirido una reputación en Australia antes de la fecha de prioridad de la marca Taylor, esta reputación se limitaba a servicios de entretenimiento y grabaciones de audio y no se extendía a una reputación específicamente para ropa. Fundamentalmente, las Katy Perry Parties no habían utilizado la marca KATY PERRY para ropa en Australia antes de la fecha de prioridad de la marca Taylor (29 de septiembre de 2008). Sin esta evidencia, no se podía asumir que la práctica común de las estrellas del pop de lanzar su propia mercancía de marca fuera relevante para la reputación de Hudson en Australia.
Los consumidores ordinarios que probablemente comprarían ropa con la marca Taylor también, si consideraran la posibilidad de una conexión con la marca KATY PERRY, notarían la ausencia de cualquier otra característica del uso de la marca Taylor para conectarla con conciertos de música pop y música pop. Es poco probable que se confundieran si no hubiera nada más que significara una conexión entre la ropa y Katy Perry, la estrella del pop.
La confusión debe ser probada y no simplemente asumida. La ausencia de confusión, si la coexistencia ha ocurrido durante un período suficientemente largo, puede ser decisiva. De hecho, el hecho de que no haya “ni una pizca de evidencia de confusión por parte de ningún miembro del público”, a pesar de 10 años de coexistencia y a pesar de los intentos de las Katy Perry Parties de encontrar esto durante el descubrimiento, significa que no es probable que las personas hayan sido o sean engañadas o confundidas.
Los canales comerciales utilizados por Taylor para vender su ropa “Katie Perry” (sitios web, redes sociales, mercados, salas de exposición) indican que la marca Taylor se vería abrumadoramente en lugar de oírse, lo que reduce la probabilidad de confusión auditiva.
El Tribunal Federal completo confundió erróneamente la reputación de la marca KATY PERRY como marca registrada con la reputación de Katy Perry como individuo en su evaluación de la reputación en relación con la Sección 60 de la Ley. Dicho estatus de celebridad no puede resultar automáticamente en una reputación como marca en todos los bienes y servicios.
Debido a que la mayoría determinó que no existían motivos para cancelar la marca Taylor en virtud de la Sección 88, no fue necesario considerar la discreción para mantener el registro en virtud de la Sección 89.
En su fallo disidente conjunto, Gordon A-CJ y Beech-Jones J estuvieron de acuerdo con las cuestiones de construcción estatutaria planteadas por Jagot J, pero difirieron en su aplicación al caso y llegaron a un resultado diferente. Gordon A-CJ y Beech-Jones J confirmaron la decisión del Tribunal Federal completo, determinando que la marca Taylor debía ser cancelada basándose en que, a la fecha de presentación, la reputación de la marca KATY PERRY se extendía a la ropa y el uso de la marca Taylor causaría confusión. Sus honores encontraron que la discreción para mantener el registro en virtud de la Sección 89 no podía ser activada porque los motivos de la cancelación fueron causados por la conducta de Taylor al solicitar el registro de la marca Taylor, su fomento activo de la asociación con el nombre de la estrella del pop y por no tomar medidas de cumplimiento durante más de 10 años.
La decisión ahora regresará al Tribunal Federal completo, donde se considerarán los problemas pendientes relacionados con el recurso.
Puntos Clave
Este caso es un importante recordatorio de que la fama, la celebridad o el estatus amplios no necesariamente se traducen en tener una reputación que permita la oposición o la invalidación de marcas registradas de terceros. La disputa subraya la importancia de buscar el registro de marcas registradas lo antes posible cuando exista la intención de utilizar la marca para ciertos bienes o servicios en Australia.
Alternativamente, cuando no exista la intención de utilizar la marca para bienes o servicios particulares, puede ser posible obtener un registro de marca defensiva (una característica única y poco utilizada del sistema de marcas australiano) para evitar el uso no autorizado por parte de terceros del nombre.
