El Tribunal Federal de Apelaciones emitió la semana pasada una opinión importante sobre cómo los tribunales deben interpretar el orden de los pasos en las reivindicaciones de métodos de patentes. La decisión reafirma que la estructura gramatical y las dependencias lógicas dentro de las reivindicaciones pueden imponer una secuencia específica, incluso sin un lenguaje explícito que ordene los pasos.
El caso, Sound View Innovations, LLC v. Hulu, LLC, resuelto el 29 de enero de 2026, confirmó un fallo sumario de no infracción. El tribunal determinó que la reivindicación 16 de la Patente de EE. UU. N° 6,708,213 (la “’213 patent”) exige que sus primeros dos pasos se realicen en orden, un requisito que los productos acusados de Hulu no cumplían.
Antecedentes
La ahora expirada patente ‘213 cubre métodos para transmitir contenido multimedia a través de redes utilizando servidores “ayudantes” intermedios para almacenar en caché y distribuir contenido de manera más eficiente. Sound View alegó que Hulu infringió la reivindicación 16 al dirigir servidores de borde de terceros (los servidores “ayudantes” o HS reclamados) para que realizaran cada paso de la reivindicación en cuestión.
Este fue el segundo viaje del caso al Tribunal Federal. En la primera apelación (Hulu I), el tribunal confirmó ciertas construcciones de reivindicaciones, pero devolvió el caso al tribunal de distrito para que definiera adecuadamente el término “buffer”. Tras la devolución, el tribunal de distrito concedió un fallo sumario basándose en dos motivos: los productos acusados utilizaban buffers de propósito general en lugar de buffers especializados (según la interpretación del tribunal para “buffer”) y no realizaban los pasos de la reivindicación en el orden requerido.
El problema del orden
Los primeros dos pasos de la reivindicación 16 establecen:
1. “recibir una solicitud de un objeto SM [streaming media] de uno de dicha pluralidad de clientes”
2. “asignar un buffer en uno de dicha pluralidad de HS [servidores ayudantes] para almacenar en caché al menos una porción del objeto SM solicitado”
La cuestión clave era si estos pasos debían ocurrir secuencialmente. Ninguna de las partes disputó que los productos de Hulu no los realizaban en ese orden.
El análisis del tribunal
Redactando para un panel unánime, la jueza del circuito Chen aplicó la regla establecida de que los pasos de las reivindicaciones de métodos no requieren normalmente un orden a menos que “el lenguaje de la reivindicación, en términos de lógica o gramática, requiera que los pasos se realicen en el orden escrito”.
El tribunal encontró que tanto la gramática como la lógica obligaban a un orden secuencial. Gramaticalmente, el primer paso establece “una solicitud de un objeto SM” como la base antecedente para “dicho objeto SM solicitado” en el segundo paso. Por lo tanto, el participio pasado “solicitado” funciona tanto como un adjetivo como un indicador de estado que refleja una acción previa completada.
El tribunal razonó que “solicitado” describe una relación lógica: una solicitud debe ocurrir antes de que un objeto pueda caracterizarse como “solicitado”. Como explicó el tribunal, “El buffer no se puede asignar para almacenar en caché un objeto SM ‘solicitado’ si no se ha recibido ninguna solicitud”.
Argumentos fallidos de Sound View
Sound View presentó tres estrategias para argumentar que los pasos podrían ocurrir en cualquier orden, pero el tribunal rechazó cada una de ellas.
Diferentes reivindicaciones, diferentes estructuras: Sound View señaló otras reivindicaciones en la misma patente que utilizan una numeración explícita o frases como “al recibir” para indicar el orden. El tribunal dijo que estas reivindicaciones simplemente utilizan diferentes métodos para indicar el orden, y su ausencia en la reivindicación 16 no significa que no exista ningún orden.
La prueba de imposibilidad: Sound View argumentó que el orden solo debía requerirse cuando realizar los pasos fuera de secuencia fuera físicamente imposible y que no era imposible aquí realizar el paso 2 antes del paso 1. El tribunal aclaró que la imposibilidad no es el estándar, sino que el análisis del tribunal simplemente debe centrarse en cualquier “dependencias lógicas o relaciones funcionales inherentes entre los pasos recitados”, que existían en este caso, para determinar si requieren un rendimiento secuencial.
El resquicio del ejemplo de implementación: Sound View también citó la Figura 7B en la especificación, que, según afirmó, mostraba un buffer preasignado (Paso 2) que se utilizaba antes de recibir una solicitud (Paso 1) en uno de los diversos ejemplos de implementación de la patente. Sin embargo, el tribunal determinó que esta figura abordaba generalmente un aspecto diferente de la invención (control de la velocidad de transferencia de datos) y no describía el proceso de asignación relevante para los pasos disputados de la reivindicación 16.
El problema del buffer
Aunque no era necesario para su fallo, el tribunal también abordó si la reivindicación 16 requiere un “buffer especializado” asociado con solo un objeto de medios de transmisión [SM]. El tribunal de distrito había interpretado “buffer” como “almacenamiento a corto plazo asociado con el objeto SM solicitado” y determinó que esto requería un buffer especializado de un solo propósito.
El Tribunal Federal no estuvo de acuerdo, dictaminando que el tribunal de distrito se equivocó en esta interpretación. Aplicando el significado ordinario de “buffer” como “almacenamiento temporal para datos que se envían o reciben”, el tribunal no encontró nada en el lenguaje de la reivindicación o en la especificación que indicara claramente una desviación de este significado estándar. Las referencias de la especificación a estructuras especializadas como “buffers de anillo” y “pools de buffers” eran estructuralmente distintas y no rechazaban el significado ordinario de “buffer” en la reivindicación 16.
Conclusión
Esta decisión refuerza principios importantes para la litigación de patentes y la redacción de reivindicaciones de métodos:
Para los litigantes: Con respecto a la construcción de reivindicaciones, el fallo demuestra que el orden implícito puede surgir de las relaciones gramaticales entre las limitaciones de la reivindicación, particularmente cuando los pasos posteriores se refieren a los resultados completados de los pasos anteriores a través de términos como “solicitado”, “seleccionado” o “proporcionado”. Los argumentos basados únicamente en la ausencia de lenguaje de orden en una reivindicación en comparación con otra pueden enfrentar una batalla cuesta arriba si la gramática y la lógica de la reivindicación en cuestión establecen dependencias entre los pasos.
Para los abogados de patentes: La decisión destaca la importancia de considerar cuidadosamente si las reivindicaciones de métodos deben utilizar un lenguaje de orden explícito o si la estructura gramatical por sí sola será suficiente para llevar a cabo la intención del solicitante con respecto a la invención. Los abogados de patentes también deben ser conscientes de que los tribunales pueden encontrar que diferentes reivindicaciones en la misma patente pueden legítimamente utilizar diferentes mecanismos para transmitir los requisitos de orden.
La decisión también sirve como recordatorio de que los ejemplos de implementación de la especificación que muestran variaciones u optimizaciones de un proceso reclamado no necesariamente anulan el lenguaje sencillo de la reivindicación en sí, particularmente cuando esos ejemplos de implementación abordan principalmente diferentes aspectos de la invención.
El contenido de este artículo tiene como objetivo proporcionar una guía general sobre el tema. Se debe buscar asesoramiento especializado sobre sus circunstancias específicas.
