“The claimed ‘combining’ step, by itself, is an abstract idea and cannot itself provide an inventive concept.” – CAFC
El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (CAFC) confirmó el martes la decisión de un tribunal de distrito que determinó que la patente de Technology in Ariscale, LLC para un método de decodificación de señales de transmisión no era patentable según la Sección 35 del Código de los Estados Unidos, numeral 101.
Ariscale argumentó inicialmente ante el CAFC que la caracterización del reclamo 1 de su patente estadounidense número 8,139,652 como “dirigida a recibir, manipular y decodificar datos” por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California era errónea. En cambio, Ariscale afirmó que el reclamo se caracterizaba más apropiadamente como “combinar y decodificar repetidamente información transmitida [prefijo de trama de enlace descendente (“DFP”)]”. Sin embargo, el CAFC consideró que esta descripción “no es significativamente diferente de la del tribunal de distrito y no sugiere que este último generalizara en exceso el reclamo”. La limitación del reclamo a la información DFP no estaba respaldada por el lenguaje del reclamo, según el CAFC, e incluso si Ariscale tuviera razón, “esto ‘no cambiaría su carácter como información’ ni lo haría menos abstracto”, añadió la opinión.
El CAFC también coincidió con el tribunal de distrito en que los reclamos se dirigen a la idea abstracta de “recibir, manipular y decodificar datos” y que el “lenguaje del reclamo tampoco revela ‘medios o métodos específicos’ para las funciones recitadas, sino que ‘simplemente invoca procesos y maquinaria genéricos’”. Además, los métodos reclamados pueden realizarse en la mente humana o utilizando lápiz y papel, lo que, según el CAFC en PersonalWeb Techs. LLC v. Google LLC, 8 F.4th 1310, 1315 (Fed. Cir. 2021), es “una señal reveladora de abstracción”.
Si bien Ariscale argumentó que los reclamos se dirigen a mejoras en la tecnología de comunicaciones inalámbricas, el CAFC señaló que las mejoras específicas a las que se refirió Ariscale no estaban vinculadas a los reclamos en cuestión.
En la segunda etapa del marco Alice-Mayo, Ariscale argumentó que la combinación ordenada de pasos reclamados representa un concepto inventivo que debería hacer que los reclamos sean elegibles. Pero el CAFC dijo que los reclamos y las especificaciones muestran que “las ventajas asociadas con la invención patentada no están vinculadas al orden particular de los pasos dictados en el reclamo 1”.
Los pasos individuales del reclamo uno tampoco demostraron un concepto inventivo, según el CAFC, porque “todos los pasos reclamados, excepto el paso de ‘combinación’, se utilizaron en métodos de decodificación del estado de la técnica”. Además, el “paso de combinación” no explica suficientemente cómo se combinan los símbolos referenciados, y el detalle adicional de la especificación sobre este punto “no puede servir como base de un concepto inventivo”, según la opinión. “El paso de ‘combinación’ reclamado, por sí solo, es una idea abstracta y no puede proporcionar por sí solo un concepto inventivo”, escribió el CAFC, añadiendo que el paso de combinación también “implica aritmética básica que puede realizarse mentalmente o a mano u otros métodos convencionales”.
El argumento final de Ariscale se basó en la supuesta falta de respeto del tribunal de distrito a la presunción de validez de la patente ‘652. La opinión indicó que no había evidencia que demostrara que el tribunal de distrito no presumiera la validez de la patente y, citando Sanderling Mgmt. Ltd. v. Snap Inc., 65 F.4th 698, 705 (Fed. Cir. 2023), reiteró que “los tribunales no están obligados a acatar las determinaciones de la Oficina de Patentes en cuanto a la elegibilidad”.
Por lo tanto, se confirmó el fallo del tribunal de distrito de invalidez en virtud de la Sección 101.
